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Contraffazione del marchio: quando si verifica e come difendersi
Cosa si intende per contraffazione del marchio? Quando si può tutelare un marchio e quali sono gli strumenti per proteggerlo?
Il marchio rappresenta l’identità di un’azienda e del prodotto o servizio che fornisce al consumatore e, agli occhi di quest’ultimo, incarna spesso la gamma di valori e di qualità che lega a quel prodotto. Nel rapporto tra azienda e consumatore il marchio riveste quindi un ruolo fondamentale perché assicura la riconoscibilità e genera un legame di fiducia in chi acquista.
Che cosa può succedere se quel marchio viene riprodotto o utilizzato da altri per prodotti affini o simili? Il primo rischio è quello di generare confusione nel consumatore che potrebbe non distinguere più il prodotto con conseguente nocumento per l’azienda titolare del marchio.
Per tali motivi il legislatore tende ad accordare un'ampia tutela dei marchi anche se non a tutti e non in ogni caso. Il diritto tutelato in questo caso è quello all’utilizzo esclusivo del marchio.
Prima di affrontare le tutele del marchio occorre affrontare il tema della contraffazione e di come questa si verifica.
Si può parlare di contraffazione nel caso in cui un soggetto non autorizzato fa un utilizzo illegittimo di un marchio registrato altrui o di un segno simile, con il risultato di indurre in confusione il consumatore.
La contraffazione può verificarsi se il marchio viene riprodotto o apposto sui prodotti, se viene utilizzato nelle pubblicità o nelle comunicazioni dell’azienda (corrispondenza, ecc) ma anche se si importano o esportano – in difetto di specifico accordo e autorizzazione – prodotti contrassegnati da quel marchio.
L’imprenditore che registra il marchio acquisisce un diritto pressoché inviolabile e pieno all’utilizzo esclusivo di quel marchio per un prodotto o un servizio con la possibilità di vietare a terzi l’impiego di quel marchio per tutelare prodotti affini.
Occorre tuttavia specificare che soltanto se il marchio acquisisce rinomanza, ovvero diventa particolarmente conosciuto e riconoscibile, il titolare può essere legittimato a vietare l’utilizzo del marchio anche nel caso in cui questo identifichi prodotti completamente diversi da quelli offerti dall’azienda.
Tale tipo di tutela viene definito “ultra-merceologico” in quanto copre l’intero universo di valori e di notorietà del marchio, anche se l’azienda cosiddetta “follower” produce prodotti diversi.
Uno dei casi più significativi negli ultimi anni è quello che ha visto la Barilla ricorrere contro l’azienda ItalyFashion - produttrice di soluzioni di arredo – per la realizzazione e la commercializzazione di cuscini-biscotto che ricordavano forma e nome dei biscotti Mulino Bianco, marchio registrato al pari di Barilla.
Un altro caso, a livello globale, ha visto opposta la maison di moda Gucci a un’azienda cinese che utilizzava come marchio una “G” in parte simile al noto simbolo del marchio italiano.
Tutto cambia se il marchio non viene registrato. In questo caso l’azienda che utilizza quel marchio non può impedire che venga utilizzato da terzi e beneficia soltanto del diritto di preuso, cioè può continuare ad utilizzare quel segno distintivo anche se successivamente un’altra azienda inizia a utilizzare e registra quel marchio.
La legge, in questo caso, riconosce un utilizzo di fatto del marchio ma non può accordare una tutela in mancanza di una registrazione del marchio o del brevetto.
Di difficile tutela è anche il cosiddetto marchio debole, ovvero quel marchio che contiene il nome comune del prodotto. Se il marchio non acquisisce rinomanza non è possibile accordare una tutela, nemmeno se il marchio viene utilizzato per prodotti simili.
La contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (brevemente contraffazione di marchi e brevetti) è un delitto previsto dall'art. 473 del codice penale italiano.
L’imprenditore o l’azienda vittima di contraffazione può adire le vie legali mediante la cosiddetta “azione di contraffazione”, nella quale l’onere della prova ricade sullo stesso imprenditore. Il fine di questa azione è quello di ottenere l’immediata cessazione dell’utilizzo del segno e il risarcimento del danno.
L’onere della prova impone che il ricorrente dimostri, innanzitutto, l’impiego di un marchio simile o identico per prodotti simili o affini, che la somiglianza – anche blanda – generi confusione nel consumatore, che il pregiudizio economico per cui si richiede il risarcimento sia apprezzabile.
In caso di esito positivo dell’azione, il Tribunale ordina un’inibitoria immediata della fabbricazione, dell’uso e della commercializzazione dei prodotti identificati dal marchio contraffatto.
Il soggetto ricorrente, nel caso ottenga ragione, può chiedere e ottenere – oltre al risarcimento del danno – anche la pubblicazione della sentenza sui quotidiani per ristabilire, agli occhi dei consumatori, la riconoscibilità del marchio.
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Inoltre la nostra agenzia investigativa, nel più ampio concetto di tutela contro gli atti di concorrenza sleale, verifica che le informazioni brevettate non vengano illecitamente sottratte o utilizzate contro la stessa Azienda titolare del brevetto.
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